涉外定牌加工中的商标侵权认定商标分类

商标作为现代标志承载着企业的无形资产，是企业综合信息传递的媒介。商标作为企业CIS战略的最主要部分，在企业形象传递过程中，是应用最广泛、出现频率最高，同时也是最关键的元素。企业强大的整体实力、完善的管理机制、优质的产品和服务，都被涵概于标志中，通过不断的刺激和反复刻画，深深的留在受众心中。 --以法律解释学为视角 发布日期：2009-07-23 内容提要：如何对涉外定牌加工中的商标(shangbiao)标注行为正确定性，是近年来困扰着司法实践的一个亟待解决的重要课题。本文从法律解释学入手，通过对知识产权法和侵权行为法基本原理的解读，提出观点认为，司法者在对涉外定牌加工中商标(shangbiao)标注行为的性质进行认定时，在文义解释难于确定法律真意的情况下，应当借助于正确的法律适用方法，充分发挥司法能动性，综合运用法意解释、目的解释和限缩解释等法律解释方法，并辅之以利益平衡、诚实信用等基本法律原则的价值判断，深层次地发掘立法价值取向，对相关法律概念作出正确的阐释。文章指出，司法实践中对于商标权应施予适度与合理的保护，涉外定牌加工环节中的商标标注行为并非真正商标法意义上的使用行为，它不会导致相关公众的混淆和误认，亦不会使国内商标权人利益受损或有危及其合法权益实现的可能性，因而并不构成对国内合法商标权的侵犯。 关键词：定牌加工商标侵权法律适用法律解释 一、问题的提出--由"NIKE"商标侵权案引发的争论 案情简介：西班牙CIDESPORT公司(下称西班牙公司)在第25类商品(运动服装)上在西班牙合法拥有NIKE注册商标权。2000年3月至5月间，该西班牙公司委托浙江省畜产进出口公司(下称浙江进出口公司)和嘉兴银兴制衣厂(下称嘉兴服装厂)生产NIKE男滑雪衣出口到西班牙。2000年8月，当浙江进出口公司通过深圳海关报关出境之时，美国耐克公司以该批服装侵犯了其NIKE商标专用权为由，向海关申请扣留，后又向深圳中院提起商标侵权之诉，要求西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴服装厂停止侵权并赔偿损失。 深圳中院经过长达两年时间的审理后做出判决，认为：耐克公司系在中国注册的NIKE商标的专用权人。西班牙公司提供原材料、商标吊牌等委托浙江进出口公司和嘉兴服装厂生产NIKE男滑雪衣，属于在同一种或类似商品中使用与注册商标相同或者近似商标的行为，构成对耐克公司注册商标专用权的侵害。西班牙公司虽然在西班牙拥有NIKE注册商标权，但是基于商标的地域性，美国耐克公司在中国注册的NIKE商标受中国法律的保护。据此，判决三被告立即停止侵权，西班牙公司赔偿原告20万元，浙江进出口公司、嘉兴服装厂分别赔偿4万元和6万元，西班牙公司对其他两被告的赔偿责任承担连带责任[1]。 这起"耐克之争"案的判决引起了社会的强烈反响，因为几乎同一时期，美国耐克公司与西班牙CIDESPORT公司在西班牙和荷兰进行的另外两场商标权诉讼，均以耐克公司败诉告终，而中国的法院却判决耐克公司胜诉。如此截然相反的判决结果，令人们难以理解。媒体普遍认为"这起判例给那些在中国大量存在的以接受外贸订单、从事定牌加工业务的企业展现了十分阴暗的前景"[2]。有学者评论，中国法院判决支持海关在知识产权执法中打压出口行为的做法"损已利人"[3]。一些学者认为，"NIKE"商标侵权案是中国对跨国公司的知识产权进行过度保护的典型案例。学者们警告说，这起判决可能会形成一个危险的判例，将对大面积的中国企业、从而对中国未来的经济增长构成威胁[4]。 "NIKE"商标侵权案令中国的司法界开始关注一个全新的课题--涉外定牌加工中的商标侵权认定问题[5]。 所谓定牌加工，英文简称OEM(Original Equipment Manufacture)，字面意思"原始设备制造者"，也称"原产地委托加工"，在我国习惯上称之为"贴牌加工"或"贴牌"，是指企业通过接受合同委托的方式，按照委托方的要求为其生产产品并直接标注委托方的商标，所生产的产品全部由委托方包销的生产方式。近年来，随着我国改革开放和全球经济一体化进程的不断加快，OEM经营模式作为国际经济协作的重要方式，已成为我国经济增长的一大亮点，它在增加国家的贸易机会和外汇收入、缓解国内就业压力方面发挥着重要作用。然而，问题也接踵而至，已相继有多家国内企业因定牌加工的产品上贴附的商标与国内商标权人在相同或类似商品上注册的商标相同或近似，而遭遇被国内商标权人指控商标侵权的"尴尬"局面，此类因涉外定牌加工而引发的商标侵权纠纷已引起人们的普遍关注。 二、涉外定牌加工商标侵权纠纷的实务考察与观点呈现 (一)司法界的态度 对于产品全部出口的涉外定牌加工环节中标注与国内商标权人的商标相同或者近似商标的行为是否构成对国内注册商标权利人合法权利的侵犯，各地法院有着不同的认识。 在"NIKE"商标侵权案宣判后，另一起案情极为相似的行政诉讼案--佛山市泓信公司不服广州海关行政处罚案，经广州中院和广东高院审理后亦作出了商标侵权的认定。上述两个案例表明了广东两级法院的态度：产品不在中国境内销售的涉外定牌加工亦构成对国内商标权人的商标侵权，侵权人应承担赔偿责任。 新近发生的宁波保税区瑞宝公司诉慈溪市永胜公司商标侵权纠纷案，宁波中院一审判决永胜公司立即停止侵权并赔偿瑞宝公司经济损失10万元，浙江高院二审予以维持[6]。由此，浙江法院的观点也已明确。 然而，北京法院的观点却相反。北京高院于2004年2月18日颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2004]48号)第13条中对"受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口,其商标与权利人的注册商标相同或者近似"的行为明确规定"不应当认定构成侵权"。尽管该院于2006年3月7日重新颁布的京高法发[2006]68号《解答》已声明前述京高法发[2004]48号《解答》废止，但仍在第21条中规定"承揽加工带有他人注册商标的商品的,承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的,承揽人与定作人构成共同侵权,应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品,并能够提供定作人及其商标权利证明的,不承担损害赔偿责任"。可见，该《解答》在确定涉外定牌加工行为是否构成商标侵权时，采用了"无过错责任"原则，而在确定是否承担损害赔偿责任时，则适用了"过错责任"原则。 (二)学界的分歧意见 对于涉外定牌加工中的商标标注行为是否构成商标侵权，学界也存在着不同的观点。笔者归纳了一下，大致有以下几种： 1、侵权说。持侵权说的，基本与广东法院和浙江法院的判决理由相同，即认为，只要未经国内商标注册人许可，在同一种或者类似商品上标注了与注册商标相同或者近似的商标，就侵犯了中国商标权人的商标权，应当停止侵权。只不过，在加工方应否承担赔偿责任的问题上，持侵权说的学者们又有着不同的看法：一种意见认为，不论加工方是否具有主观过错，均应承担赔偿责任；另一种意见认为，若加工方主观上并无侵权的恶意，并能够提供定作人及其商标权利证明的,不承担损害赔偿责任。 2、类别区分说。即按委托方权利归属和加工方行为方式两个要素将定牌加工进行分类后认为，委托方为合法权利人或经合法授权、加工方仅进行加工制造而不涉及国内销售行为的狭义定牌加工行为不构成商标侵权；若委托方并非合法权利人或未经合法授权、加工方仅进行加工制造而不涉及国内销售行为的，委托方构成商标侵权，加工方构成帮助侵权行为；凡加工方根据委托合同约定涉及在国内销售的，委托方和加工方构成共同商标侵权行为[7]。 3、使用情形区别说。即将《商标法》第五十二条第(一)项的规定分解为四种不同的商标使用情形，并认为，在同一种商品上使用与国内商标权人注册商标相同商标的，应直接推定混淆成立，委托方和加工方构成商标侵权；其他三种涉及类似商品或者近似商标判断的商标使用情形中，由于涉外定牌加工的产品均出口，不在国内销售，国内的消费者不会发生混淆的可能，因而不属于类似商品或者近似商标，不构成商标侵权[8]。 各地法院并不相同的观点、学界的重大意见分歧，导致了司法实践中的做法极为不统一。而最高人民法院至今未对此问题明确表态。如何对涉外定牌加工中的商标标注行为正确定性，已成为一个困扰司法实践的亟待解决的重要课题[9]。 三、相关法律问题辨析 笔者认为，在定牌加工模式下，外国委托方的商标与国内商标权人的商标均为合法注册商标，其商品销售地域和商标专用权的保护地域各自分离，并不发生交叉和重叠，所以，两种商标权利根本不可能在现实的市场交易领域的商标使用中发生冲突。以下，通过对涉外定牌加工的法律属性、商标侵权构成要件等相关法律问题的解析，有助于我们厘清前述几种分歧观点的理论误区，从而对涉外定牌加工中出现的商标侵权纠纷形成正确的认识。 (一)涉外定牌加工的法律属性 在涉外定牌加工关系中，国内加工企业按照国外委托人的要求，为其提供加工制造的劳务或者劳务加原材料，定牌加工的产品完全由国外委托人销往其商标注册国，国内加工企业由此取得国外委托人给付的相应报酬，因而，涉外定牌加工具有我国《合同法》所规定的加工承揽的法律特征。曾有学者就"NIKE"商标纠纷案发表观点，认为"表面上是在中国制造，但实际上可以不视为在中国制造。按照国际惯例，这视同为中国的工人在西班牙生产，实质上是一种劳务输出。在这个全过程中，这批产品和中国市场'毫无关系'，只是一种国际间的劳务输出"[10]。 根据我国《产品标识标注规定》的有关规定，涉外定牌加工的产品及包装上应当标注国外委托人的名称和地址，国外委托人是今后产品质量责任的承担者[11]。此外，我国《担保法》关于留置权的规定也表明，在涉外定牌加工这种加工承揽法