美国外观设计专利非显而易见性判断规则转变——LKQ v.GM详述
大律师网 2025-05-15
导读：美国外观设计专利非显而易见性判断规则转变——LKQ v.GM详述一、案件起源美国GM Global Technology Operatio
美国外观设计专利非显而易见性判断规则转变——LKQ v.GM详述
一、案件起源
美国GM Global Technology Operations LLC 于2016年8月24日在美国专利商标局USPTO提交了第29/575,313号外观设计专利申请，于2017年9月19日获得授权公告，专利号为US D797,625，专利名称为Vechiel Fronter Fender汽车前翼子板。该外观设计产品使用在通用汽车公司2018-2020年Chevrolet Equinox雪佛兰探界者车型上。‘625专利保护的汽车前轮挡泥板长这样：
‘625专利外观图样
LKQ Corporation及Keystone Automotive Industries Inc.作为汽车零部件销售商，获得通用汽车公司多项外观设计专利授权许可，其中包括’625专利。当专利授权许可到期时，通用汽车公司声称LKQ销售的汽车零部件侵权其专利权，包括侵犯’625专利权。作为回应，LKQ公司在美国专利商标局专利审查与上诉委员会（PTAB），对’625专利发起多方复审（IPR，Inter Partes Review）申请，主张’625专利，相对于对比设计US D773,340，不具有美国专利法§102规定的新颖性，或相对于’340专利与2021款现代TUCSON车型前轮挡泥板的结合，不具有美国专利法§103规定的非显而易见性non-obviousness。’625专利、’340专利及TUCSON车型前轮挡泥板对比如下：
（注：LIAN为’340专利，以下使用LIAN表述’340专利）
美国专利审查与上诉委员会PTAB在审查决定中认为，对于普通观察者ordinary observer来看，‘625专利与对比设计LIAN的整体视觉上存在特定清晰可见的相似性certain articulable and visible similarities，但也有以下7个区别：（1）轮拱形状及末端；（2）车门线；（3）突出物；（4）sculpting；（5）转折线；（6）第一、二褶皱；（7）凹面线，由此影响整体视觉效果，两者不是实质相同[注：LKQ Corp. et al. v. GM Global Technology Operations LLC, 21-2348, at *7 (Fed. Cir. May 21, 2024)]，’625专利相对于LIAN具有新颖性。在判断非显而易见性non-obviousness上，PTAB适用Rosen-Durling标准，认为LKQ公司未找到Resen-Durling标准中要求的Rosen对比设计，因此未证明’625专利是显而易见的。
二、什么是Rosen-Durling标准？
美国是判例法国家。Rosen-Durling标准由两个外观设计专利非显而易见性判断先例组成，一是1982年由美国联邦关税及专利上诉法院（Court of Customs and Patent Appeals, CCPA[注：联邦关税及专利上诉法院CCPA是联邦巡回上诉法院CAFC的前身。随着CAFC于1982年设立，CCPA职能被吸收合并至CAFC中。]）裁判的In re Rosen, 673 F.2d 388, 391(CCPA 1982)，二是1996年由联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC或Fed. Cir.）裁判的Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F. 3d. 100, 103 (Fed. Cir. 1996)。
Rosen-Durling标准包括两步，第一步，根据In re Rosen案，在将现有设计结合比对之前，一方必须找到一个设计特征与涉案外观设计专利基本相同（basically the same as the claimed design）的单一现有设计（single reference），作为主要对比设计（primary reference，或称为Rosen Reference）。在没有Rosen Reference时，则不需进行第二步判断，即次要对比设计（Secondary Reference）是否可能被用于修改（modify）Rosen Reference，以得到整体视觉效果与涉案外观设计专利相同的外观设计。然而，在Durling案下，任何次要对比设计必须与主要对比设计十分相关（so related），达到一项对比设计中的特定装饰特征的视觉效果能被用于另一项对比设计的启示（the appearance of certain ornamental features in one would suggest the application of those features to the other）的标准。
PTAB认为，LKQ公司引用的对比设计LIAN与’625专利至少有7处区别特征，LIAN不符合Rosen-Durling标准中对主要对比设计的要求，不能作为Rosen Reference，进而LKQ未证明’625专利是显而易见的。LKQ不服PTAB决定，上诉至联邦巡回上诉法院，主张美国联邦最高法院在KSR案中推翻了Rosen-Durling标准。联邦巡回上诉法院于2023年1月20日判决维持PTAB决定，认为在没有联邦最高法院明确指示时，其不能推翻Rosen-Durling标准，另外联邦最高法院是否已经推翻Rosen-Durling标准也是不清楚的。LKQ不服而申请重审，联邦巡回上诉法院于2023年6月30日批准重审申请，并于2024年5月21日作出全席判决en banc，明确放弃Rosen-Durling标准。
三、Whiteman Saddle案、Graham案、KSR案简介
在介绍联邦巡回法院推翻Rosen-Durling标准的裁判逻辑及确立的新标准之前，有必要简单介绍美国联邦最高法院做出几个非常重要的非显而易见性判断先例，分别为1893年的Whiteman Saddle案，1966年的Graham案，以及2007年的KSR案。了解这些先例，有助于了解理解LKQ案裁判逻辑。
Whiteman Saddle案[ 注：Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893)]是一件外观设计专利侵权案件，美国联邦最高法院在此认为，外观设计专利与发明专利所适用的法律没有实质区别，适用于发明专利授权相关的法律法规同样适用于外观设计专利，包括如新颖性规定；现有设计元素之间的简单选择、采用，而未超出模仿能力的运用（the exercise of the imitative faculty）的设计不能获得外观设计专利保护；判断外观设计是否相同要以一般观察者的视角，判断设计的视觉效果是否相同。同时，联邦最高法院在判决中指出，涉案专利来源于两个现有设计的结合，这种结合是本领域技术人员使用常用技术手段简单得到的（in the exercise of the ordinary skill of workmen of the trade, and in the way and manner ordinarily done）。
在Graham案[注：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)]中，美国联邦最高法院确立了发明专利非显而易见性判断一般标准及其他创造性考虑因素（four-part obviousness test），其裁判要旨为：发明专利非显而易见性判断的一般方法是，个案分析现有技术的范围和内容，分析涉案发明专利权利要求与现有技术的区别，及在适用的技术主题下惯用技术水平（the level of ordinary skill in the applicable art）；商业成功commercial success、长期存在但未解决的需求long-felt but unsolved needs、及他人失败the failure of others可以作为非显而易见性的其他考虑因素。
在KSR案[ 注：KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) ]中，美国联邦最高法院在Graham案基础上，确认了联邦巡回上诉法院创设的发明专利非显而易见性判断中“结合启示”标准，即TSM标准（teaching, suggestion or motivation），其裁判要旨是：在确定涉案专利权利要求是显而易见时，法院必须考虑现有技术，现有技术与涉案专利权利要求技术主题的区别，在考虑非显而易见判断的其他考虑因素之前，本领域技术普通技术人员的技术水平，及结合现有技术的教导、建议或动机（the test for teaching, suggestion, or motivation）存在于现有技术、所要解决的技术问题本身或本领域普通技术人员的知识。但TSM标准的一般原则不是结合启示判断的唯一因素，因为本领域普通技术人员可能通过其他方式发现结合动机。
四、LKQ案裁判逻辑及新标准
上述案件起源及相关背景知识有助于理解联邦巡回上诉法院在LKQ案中的裁判逻辑。联邦巡回上诉法院在该案判决中讨论了以下三个问题：
KSR案是否推翻或废除了Rosen-Durling标准？
如果KSR案没有推翻或废除Rosen-Durling标准，法院是否应该废除或修改Rosen-Durling标准？
如果以上任一问题的答案是肯定的，那应适用何种标准评议外观设计专利的显而易见挑战？
在分析中，联邦巡回上诉法院首先指出，根据美国专利法§171 (b)，发明专利相关的法律规定，除非法律另有明确规定的，应适用于外观设计专利。即，与发明专利授权有关的新颖性规定（§102）及非显而易见性规定（§103）适用于外观设计专利，因此，外观设计专利的非显而易见性判断不能脱离§103的框架，及联邦最高法院基于§103在判例中确定的规则。如Withman Saddle案、Graham案、KSR案中，联邦最高法院都采用现有技术/设计之间结合的方式，判断发明、外观设计专利的显而易见性。显而易见判断说到底是个事实判断问题，即在做出发明时，相对于本领域普通技术人员而言，发明与现有技术之间的差别使发明整体是否是显而易见的。
随后，联邦巡回上诉法院分析认为Withman Saddle案、Graham案、KSR案的显而易见判断标准更有“弹性flexible”，而Rosen-Durling标准是“不适当的死板improperly rigid”，其对Rosen Reference及Secondary Reference的要求过于严苛。理由如下：
尽管外观设计专利与发明专利存在区别，但是美国专利法§103对显而易见性的规定适用于外观设计专利，且该规定涵盖较广、判例确定的判断方式更为弹性，只要求评价所主张发明与现有技术的差别，该差别使发明整体相对于本领域普通技术人员是显而易见的即可；
§103的规定中未出现Rosen-Durling标准对Rosen Reference必须是“基本相同basically the same”，Secondary Reference必须是“十分相关so related”的特定要求；
联邦最高法院在Whiteman Saddle案中，其对所引用的对比设计未要求“基本相同basically the same”及十分相关so related”，Rosen-Durling标准与Whiteman Saddle案裁判要旨不符；
Rosen-Durling标准对Rosen Reference的限制是对§103一般性规定的限缩，是错误的；
Rosen-Durling标准对Secondary Reference的限制“自创”了一种现有设计结合动机，排除了如利用常识common sense等其他方式对现有设计结合启示的评价和判断，与联邦最高法院在KSR案中所拒绝的将TSM标准作为结合启示判断的唯一因素类似，是错误的。
推翻Rosen-Durling标准后，联邦巡回上诉法院所提出第三个问题的答案也呼之欲出。联邦巡回上诉法院的说理逻辑隐含了外观设计专利显而易见判断新标准，新标准必须与§103及联邦最高法院过往在发明专利的显而易见判例相符，即与Graham案类似的事实要件相符。新标准具体内容如下：
确定现有设计的范围和内容，且在考虑现有设计是不再要求“基本相同basically the same”的限制，只要属于“类似设计analogous art”即可作为对比设计，与发明专利显而易见判断中的“类似发明analogous to the claimed invention”[ 注：发明专利中“类似发明analogous to the claimed invention”的范围包括两个部分，一是与涉案发明专利属于相同技术领域的现有技术，二是虽然与涉案发明专利不属于相同技术领域，但是与涉案发明所要解决的技术问题相关的现有技术]类似；
在判断对比设计是否属于“类似设计analogous art”时，与涉案外观设计属于相同技术领域的对比设计属于现有设计范围（与发明专利的第一种现有技术范围类似），但因外观设计专利说明书中不记载其解决的技术问题，因此与发明专利的第二种现有设计范围类似的对比设计是否属于“类似设计analogous art”，法院留待后续判决发展；
在确定现有设计范围时，同样需要确定主要对比设计，以防止事后诸葛。
确定现有设计与涉案外观设计专利的区别，以本领域普通观察者的角度，观察涉案外观设计专利与现有设计的视觉效果区别；
确定本领域普通设计人员的设计水平；
在上述三项事实确定之后，判断本领域普通设计人员是否有动机修改现有设计，以得到整体视觉效果与涉案外观设计专利相同的外观设计。与KSR案确定的结合启示一样，结合启示可以是记载在对比设计中，也可以记载在其他书面记录中，防止事后诸葛。
与Graham案确立的发明专利显而易见判断其他因素类似，外观设计专利显而易见性判断的其他因素包括商业成功commercial success、行业美誉industrial praise、广泛复制copying，但是长期存在但未解决的需求、他人失败等是否可作为其他考虑因素需留待后续判例讨论。
五、LKQ案的影响
联邦巡回上诉法院推翻Rosen-Durling标准的全席判决，外观设计专利所有人及寻求外观设计专利无效宣告的竞争者具有重大影响。LKQ案全席判决使得外观设计专利无效宣告程序变得更加容易，不再有严格的“基本相同”“十分相关”的对比设计限制，对比设计的检索、对比设计之间结合之启示判断，趋向于与发明专利无效的KSR案标准一致，抢先获得外观设计专利的价值也会有所降低。按照LKQ案确定的标准，获取外观设计专利授权的难度势必会上升。
但跨境卖家的感觉可能与此并不一致。不少卖家每周二盯着USPTO的专利公告，查看上一周USPTO又下证了什么“奇葩”外观专利，见证了扎带、挂钩、青蛙人偶服等都获得授权，感慨USPTO严重“放水”。但无论如何，在LKQ案确定的外观设计专利显而易见判断标准下，通过双方复审程序（IPR，Inter Partes Review）宣告外观设计专利无效的难度是降低了。对于受困于Schedule A型外观设计专利侵权案件的卖家，可以团结起来，适时向专利权人发起无效挑战。