前段时间，收到一家韩国合作伙伴发送的通知，韩国知识产权局(KIPO)修改了《商标审查指南》，从2024年5月1日起采用新引入的“共存协议制”。

就此想通过几件典型案例，讨论我国商标法律制度中“共存协议”对商标近似审查的影响。

01

我国现行《商标法》

我国现行有效的《中华人民共和国商标法》(2019)中并无明文规定。

02

《商标法》修订草案

2023年1月13日至3月27日，国家知识产权局通过政府网站互动平台意见征集栏目，就《商标法修订草案(征求意见稿)》向社会各界公开征求意见。《商标法修订草案(征求意见稿)》(2023)也未对“商标共存协议”相关法律问题进行明确规定。

03

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》对此有明确规定

15.10 【共存协议的属性】

判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标，共存协议可以作为排除混淆的初步证据。

15.11 【共存协议的形式要件】

引证商标权利人应以书面形式同意诉争商标申请注册，明确载明诉争商标的具体信息，但附条件或者附期限的共存协议一般不予采信。

15.12 【共存协议的法律效果】

引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予诉争商标的注册申请。

引证商标与诉争商标的商标标志近似，使用在相同或者类似商品上，引证商标权利人出具共存协议的，在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。

引证商标权利人出具共存协议后，以诉争商标与引证商标构成近似商标为由，提起不予注册异议或者请求无效宣告的，不予支持，但该协议依法无效或者被撤销的除外。第15.12条规定，引证商标与诉争商标的商标标志近似时，如无相反证据，引证商标权利人出具共存协议，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。

04

司法实践

目前我国司法实践中法院的主流观点，也如上述审理指南中所规定，即：不能单独以共存协议论，要考察“是否会违反法律及社会公共利益，或造成相关公众的混淆、误认”。这与“权利人在行使其商标权利时，不得损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权利”立案宗旨是一致的。

对一些明确的排除条件，我们也可以参考韩国《商标审查指南》：具有地理标志的集体商标不适用，不接受带有时间限制、地域限制或部分排除法律效力等条件的共存协议。

以下几个案件，大家可能有所耳闻，或者在市场中见过。

一、双方签订“商标共存协议”未对两商标“是否构成近似”产生直接影响的案例

1、“新加坡鳄鱼“与”法国鳄鱼”案件

案号：(2018)最高法行再134号

核心观点：境外共存协议不影响商标近似性判断

最高人民法院审理认为：

一方面，争议商标是否应予注册，应当按照中国商标法及其司法解释等规定进行判断，卡帝乐公司(本文中，简称“新加坡鳄鱼公司”)以其在其他国家和地区注册的鳄鱼图形商标、1983年和解协议等证据主张争议商标不应予以注册，缺乏法律依据。

另一方面，商标权具有地域性。1983年和解协议中约定双方在中国台湾地区、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱五个国家或者地区开展合作，拉科斯特公司(本文中，简称“法国鳄鱼公司”)向鳄鱼国际公司的前身利生民公司支付补偿金，系基于双方合意。拉科斯特公司于1979年领先卡帝乐公司十四年之久在中国大陆地区申请注册了鳄鱼图形商标，这也是拉科斯特公司主张的1983年和解协议没有明确约定适用于中国大陆地区的原因。新加坡国际仲裁中心针对1983年和解协议作出的仲裁裁决也认为，1983年和解协议只适用于明确约定的五个国家或者地区。因此，1983年和解协议并不能成为判断本案争议商标是否与引证商标相近似以及是否应当注册的事实和依据。

最终，最高人民法院维持了商标评审委员会关于国际注册第638122号图形商标争议裁定，也就是争议商标(法国鳄鱼商标)与引证商标(新加坡鳄鱼商标)不构成相同或类似商品上的近似商标。

所以，现在市场在还可以看到多个鳄鱼商标专卖店。

当然上述两公司的纠纷由来已久，各自最早注册时间(指全球范围内，并不局限于单一国家)相差不久。加上各自在不同国家的知名度情况、使用情况等复杂，个人认为对其他案件参考不大，纯粹满足下好奇心。

2、“爱尔迪“案

案号：(2020)最高法行申8163号

核心观点：指定使用在类似商品上的高度近似的商标，共存协议并不能当然地排除相关公众可能的市场混淆。

最高人民法院审理认为：

诉争商标与引证商标一的标识高度近似，且二者指定或核定使用于类似商品上，综合考虑商标标识的近似程度及商品的类似程度，相关公众混淆的可能性较大，故仅有雷弗伦消费产品公司出具的《商标同意书》不能当然地排除可能的市场混淆。虽然雷弗伦消费产品公司在爱尔迪公司作出相关承诺的情况下同意诉争商标的注册，即爱尔迪公司承诺其在实际使用诉争商标的过程中不能使用与雷弗伦消费产品公司实际使用的引证商标一相同或高度相似的字体，因诉争商标与引证商标一已构成高度近似，相关公众无法区分诉争商标与引证商标一标识的商品来源，两商标共存不能避免相关公众对商品的来源产生混淆的可能性，故应对此类商标共存协议的效力予以否定。因此，爱尔迪公司关于引证商标一的权利人签署《商标同意书》已能使诉争商标获准注册的再审理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

二、双方签订“商标共存协议”对两商标“是否构成近似”产生直接影响的案例

1、“雀巢”案

案号：(2021)京行终2769号

核心观点：达成共存协议，且诉争商标与引证商标并非完全相同，故引证商标不再构成在先权利障碍。

北京市高级人民法院审理认为：

本案中，虽然诉争商标与引证商标五构成使用在相同或类似服务上的近似商标，国家知识产权局在原有证据基础上作出的被诉决定及原审法院在原有证据基础上作出的原审判决并无不当，但鉴于雀巢公司已与引证商标五的权利人(MAC GEIZ公司)达成共存协议，引证商标五的权利人同意诉争商标的注册申请，且诉争商标与引证商标五并非完全相同，故引证商标五不再构成诉争商标注册的在先权利障碍，故要求国家知识产权局对第14457623号“MAGGI”商标重新作出驳回复审决定书。

2、苹果公司“LIGHTNING”案

案号：(2016)京行终494号

核心观点：虽然均包含英文“LIGHTNING”，但两商标存在一定的区别，共存协议应当予以尊重。

北京市高级人民法院审理认为：

申请商标由英文“LIGHTNING”构成，引证商标三由英文“LIGHTNINGDIGITALSCANNERS”构成，虽然二者均包含“LIGHTNING”一词，但引证商标三另有“DIGITALSCANNERS”这一组成部分，已使二者形成不同的呼叫，进而使二者存在一定的区别。苹果公司向法院提交的共存协议经过公证认证手续，且其提交了公证认证原件，故本院对该共存协议的真实性予以确认。该共存协议系引证商标三的权利人GSI集团公司出具，根据现有证据可以认定签署该共存协议的罗伯特·巴克利有权代表GSI集团公司出具上述共存协议。因此，可以认定该共存协议体现了引证商标三权利人的真实意思表示，且不违反中国相关法律规定。根据该共存协议，可以认定引证商标三权利人认为申请商标与引证商标三共存于计算机、计算机外围设备、计算机硬件、与外置显示屏幕或者显示器配套使用的手持式电子游戏机、手持式数字电子装置和及其软件、数据存储设备、用于所有上述产品的计算机设备、用于所有上述产品的附加装置等商品上并不会引起混淆。

在无证据表明共存协议会对相关消费者利益造成损害，且申请商标与引证商标三存在上述差异的基础上，共存协议的内容应予尊重。

有个小细节，由于苹果公司并未向商标评审委员会和原审法院提交共存协议，北京市高级人民法院认为，应当基于变化了的现实情况，对于原审判决和第8505号决定予以调整，但相应的案件受理费应由苹果公司负担。

3、施耐德案

案号：(2018)京73行初2634号

核心观点：在判定商标是否近似、商品是否类似时，除相同商品或服务上申请注册完全相同的商标，应当充分考虑和尊重在先商标权人的意见。

北京知识产权法院审理认为：

在判定商标是否近似、商品是否类似时，应当充分考虑和尊重在先商标权人的意见。除在相同商品或服务上申请注册完全相同的商标，为避免当事人通过共存协议的形式规避商标法规定的商标权共有制度，因而不考虑商标共存协议外，对于在相同或者类似商品或者服务上，申请注册近似的商标，应当将共存协议作为判断商标近似与否的重要依据。在先商标权人认为在后申请注册的商标标志不会造成混淆误认，或者允许在后近似的商标在相同或者类似商品或者服务上申请注册的，通常不宜再认定两商标构成近似商标。本案中，鉴于引证商标三权利人已经出具《商标共存意书》，且诉争商标与引证商标三存在一定差异，应认定诉争商标与引证商标三未构成近似商标。因诉争商标的权利障碍已发生变化，据此撤销被诉决定。

从上述案例可以看出，如果遇到他人商标成为注册障碍时，在并非相同商品/服务上申请相同商标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权利情况下，积极寻求与引证商标权利人进行和解，签订共存协议，不失为一个好办法。

引用：

1、《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》

2、韩国《商标审查指南》

3、最高人民法院知识产权审判案例指导(第11辑)

4、(2020)最高法行申8163号行政裁定书

5、(2021)京行终2769号行政判决书

6、(2016)京行终494号行政判决书

7、(2018)京73行初2634号行政判决书